Топ-менеджеры в роли соавторов патентов: законная прерогатива или корпоративная уловка?

На фоне массовой смены собственников в течение последних двух лет интеллектуальная собственность превращается в ключевой актив, а ведение патентных вой­ н становится инструментом передела рынка. За счет включения в список авторов изобретений управленцы нередко преследуют стратегические цели: от установления контроля над активами до оказания давления на конкурентов. Как доказать, что их «творческий вклад» — фикция, если согласно закону автором изначально считается тот, кто указан в заявке? Последние решения Верховного и Конституционного судов РФ меняют устоявшиеся правила: теперь бремя доказывания может быть возложено не только на истца, но и на руководителя, претендующего на авторство. В прошлом году на конкурсе The Case by Legal Insight в номинации «IP-спор года» победителем был признан именно такой спор — Осипов Д. А. vs ООО «Гидробур‑ Сервис». Алексей Дарков анализирует развитие соответствующей судебной практики и отвечает на вопрос, как бизнесу защититься от патентных игр топ-менеджеров в эпоху корпоративной трансформации.

Интеллектуальная собственность в промышленном секторе все чаще становится предметом спора. Собственники и топ-менеджеры бизнеса (генеральный и технический директора, главный технолог и главный инженер, директор производства, IT-директор и др.) могут быть включены в перечень авторов патентов предприятия. Споры обычно возникают при увольнении или выходе из состава собственников. Кроме действительного участия в создании изобретения либо получении других результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД) целью включения в список авторов и оформления патента могут быть:

— гарантия сохранения актива при разделе бизнеса для создания конкурирующего производства;

– оформление прав для выплаты лицензионных платежей за использование патента от компании в пользу патенто-обладателя;

— оказание давления при ведении переговоров об отступном под угрозой запрета использования РИД.

Презумпция авторства: кто указан, тот и автор

Презумпция авторства закреплена в ст. 1228 ГК РФ для объектов авторского права и в ст. 1347 ГК РФ для объектов патентного права. В авторском праве автором считается тот, кто указан на экземпляре произведения до тех пор, пока не доказано иное. Для подтверждения авторства достаточно иметь экземпляр и подтверждение даты его создания. В патентном праве в качестве автора презюмируется тот, кто указан в заявке. Для получения патента в патентное ведомство подается заявка, в которой указываются авторы и патентообладатели. Авторов из заявки затем переносят непосредственно в патент. На практике список авторов служебных результатов, который должен быть приведен в заявке, и вся сопутствующая документация утверждаются уполномоченным лицом, например генеральным директором. Таким образом, есть авторы, которые создают объект интеллектуальной собственности, и есть лица, участвующие в оформлении прав на патентуемые объекты.

Оспорима ли презумпция авторства

В силу пп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично, если указанный автор или патентообладатель таковыми не являются.

В данном случае необходимо оспорить презумпцию авторства в суде по одному из следующих оснований:

1) истец внес творческий вклад в создание РИД, но не был указан в числе авторов;

2) автор не внес творческого вклада, но указан в числе авторов;

3) автором является другое лицо, подтвердившее свой вклад в создание РИД, а лицо, указанное среди авторов, в действительности творческого вклада не вносило.

Практика показывает, что истцу сложно доказать негативный факт отсутствия вклада ответчика, особенно когда суды учитывают общий принцип добросовестности генерального директора (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Такое положение заведомо ослабляет позицию истца.

Одновременно в абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ определен объем позитивных фактов, которые могут помочь истцу в оспаривании авторства.

Так, не признаются авторами РИД граждане:

— оказавшие автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие либо помощь;

— только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию;

— осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

На первый взгляд, это должно автоматически исключать возможность указания в качестве автора патента таких лиц, как генеральный директор. Однако подход СИП на практике другой: любые доказательства даже возможности участия руководителя в осуществлении работ могут трактоваться в пользу подтверждения наличия творческого вклада. Таким образом, истец не может в полной мере ссылаться на перечень фактов, установленных в абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ.

Данный вопрос рассматривался еще в 2016 г. на заседании НКС СИП. Согласно Протоколу № 15, следует исходить из того, что само по себе отсутствие указания на необходимость получения творческого результата в его должностных обязанностях не имеет правового значения. Отсутствие определенных заданий руководителю само по себе принципиального значения не имеет. Исследуются в совокупности все вопросы, связанные с его деятельностью, в том числе и непосредственное участие руководителя в осуществлении работ. Большинство ученых в своих письменных отзывах сошлось на том, что отсутствие квалификации и специальных знаний не является препятствием для признания творческого вклада руководителя. На практике суды проверяют характер участия лиц, указанных в патенте, их личный творческий вклад и его отражение в формуле изобретения (абз. 5 п. 121 ПП ВС РФ № 10) только в отношении лиц, авторство которых оспаривается или которые претендуют на авторство.

Важность установления и учета рассмотренных обстоятельств также подчеркивал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 24.03.2023 № 10-П [1] (то самое дело о влиянии оборота прав на их оценку — Осипов Д. А. vs ООО «Гидробур-Сервис», признанное IP-спором 2023 г. в исследовании The CASE by Legal Insight).

Бывший генеральный директор обратился в суд с иском о взыскании с общества вознаграждения за создание и использование изобретений. В рамках рассмотрения данного дела Конституционный Суд, сославшись на ст. 75.1 Конституции, разрешил судам снижать вознаграждение, выплачиваемое авторам неиспользуемых изобретений, и признал правила о выплате вознаграждения, установленные Постановлением Правительства РФ № 1848 в части невозможности определения размера вознаграждения лицу, создавшему изобретение в соавторстве, с учетом его личного вклада, не соответствующими Конституции РФ.

25 мая 2023 г. Правительство РФ в Постановлении № 812 изменило правила, которые были утверждены Постановлением № 1848. Конституционный Суд РФ обратил внимание на важность установления и учета личного вклада в создание того или иного объекта каждого претендующего на авторство лица. Отсутствие учета личного вклада может привести к нарушению принципа справедливости, а также баланса конституционных прав и свобод участников соответствующих правоотношений.

Таким образом, судебная практика фокусируется на балансе конституционных прав сторон, но пока идет по пути проверки творческого вклада только тех лиц, чье авторство оспаривается, либо лиц, претендующих на включение в список авторов. Суды не изучают авторство лиц, творческий вклад которых не является предметом спора.

В вопросе противостояния презумпции авторства и требования об определении творческого вклада следует обратить внимание на недавнюю практику Верховного Суда РФ.

Бремя доказывания лежит как на истце, так и на ответчике

В деле № СИП‑295/2023 [2] СКЭС ВС РФ указала, что бремя доказывания авторства лежит не только на истце, но и на ответчиках, которые обязаны подтвердить наличие внесенного ими творческого вклада в создание того или иного объекта авторского права. В этом споре одним из ключевых является вопрос о признании патента недействительным в части указания автором лица, не внесшего творческого вклада в его создание (О. Н. Аминова). Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении требования о признании патента недействительным в этой части.

Верховный Суд РФ не согласился с выводами нижестоящих судов, указав следующее. Презумпция авторства, закрепленная статьей 1347 Гражданского кодекса, с учетом части 1 статьи 65 АПК РФ означает, в частности, что бремя доказывания создания спорного технического решения творческим трудом иного лица (не ответчика) лежит на истце; в то же время в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 121 Постановления Пленума № 10, лицам, указанным в патенте в качестве авторов, также надлежит представить доказательства создания технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения.

Несмотря на изложенную позицию по делу, вопрос достаточности доказательств вероятности участия генерального директора в создании патентуемого объекта по-прежнему чаще всего решается в пользу авторов (то есть ответчиков).

Изменение стандарта доказывания для руководителей

В практике Верховного Суда РФ есть примеры введения повышенных стандартов доказывания в спорах об интеллектуальной собственности. Например, в Определении СКЭС ВС РФ от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу № А20-2391/2013 был введен повышенный стандарт доказывания для предпринимателей, на материальных носителях которых обнаружены контрафактные компьютерные программы. Почему это важно для споров с руководителями в отношении РИД?

Приведем ключевые выводы из позиции Верховного Суда РФ по делу № А20-2391/2013:

1. Повышенный стандарт поведения предпринимателей. Предприниматели обязаны соблюдать стандарт добросовестного поведения (п. 3 ст. 401 и ст. 10 ГК РФ). Если на носителях, принадлежащих предпринимателю, обнаружено контрафактное ПО, это презюмируется как сохранение данного ПО предпринимателем до тех пор, пока он не докажет обратное.

2. Смещение бремени доказывания. Суд указал, что оставление бремени доказывания на истце делает фактическое подтверждение нарушения практически невозможным. Поэтому ответчик обязан доказать правомерность владения программой или опровергнуть факты нарушения.

Такой подход можно адаптировать к спорам об оспаривании авторства руководителей организаций, обладающих возможностью контролировать процессы регистрации прав на интеллектуальную собственность и принимать решения, затрудняющие или исключающие доказывание отсутствия их творческого вклада. В условиях, когда руководитель может свободно заявить себя в качестве автора или соавтора объекта, иные заинтересованные лица (сотрудники компании или сама организация) оказываются в заведомо проигрышной позиции. Повышение стандарта доказывания для руководителей в подобных делах позволит более справедливо распределять бремя доказывания и исключит возможность злоупотребления полномочиями.

Рекомендации по предотвращению патентных споров с топ-менеджерами

Актуальность и сложность споров по поводу авторства в первую очередь вызвана недостаточным порядком в делопроизводстве и распределении полномочий по оформлению объектов интеллектуальной собственности в организациях. При наличии конфликта спор зачастую выстраивается на противопоставлении свидетельских показаний, к которым судам также следует относиться критически.

Компании должны заблаговременно принимать меры по предотвращению патентных конфликтов, однако применительно к топ-менеджерам и особенно к генеральному директору это является щекотливым вопросом.

Итак, основные рекомендации:

— регулярно проводить аудит интеллектуальной собственности;

— внедрять практику документирования всех этапов создания РИД, включая составление протоколов обсуждений, распределение задач, внесение изменений и принятие результатов;

— утверждать перечень авторов коллегиальным органом компании, чтобы исключить возможность злоупотребления, а при возникновении спора относительно вклада в создание РИД инициировать проведение независимой экспертизы для объективной оценки творческого вклада авторов;

— в заключаемых с топ-менеджерами трудовых договорах прямо указывать, что их творческий вклад может подтверждаться только документально, в частности путем согласования с техническими специалистами;

— проводить для сотрудников и руководства тренинги и семинары по вопросам прав авторов, патентного права и корпоративной политики в этой сфере.

Реализация данных мер позволит минимизировать риск возникновения патентных споров, защитить интересы бизнеса и обеспечить справедливое распределение прав на интеллектуальную собственность. Превентивные действия не только укрепляют корпоративные позиции в конкурентной среде, но и создают устойчивую правовую основу для долгосрочного развития компании.

[1] Постановление КС РФ от 24.03.2023 № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Гидробур-­Сервис».
[2] Определение СКЭС ВС РФ от 08.10.2024 № 300-ЭС24-6956 по делу № СИП‑295/2023.